Valiant lucha contra un viejo tiburón: un caso de interpretación de la reivindicación y aplicación de la “All elements rule”

por | Mar 20, 2023 | Patentes

En su reciente sentencia de 4 de noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Barcelona resolvió un caso de infracción de patentes en relación con unos cascos de motociclismo en el que se enfrentaban la compañía de origen francés Shark y la española LS2. En su sentencia, el tribunal de apelación revocó la decisión de infracción emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Barcelona. Contra esta sentencia Shark ha interpuesto recurso de casación.

Shark es una compañía venida a menos en los últimos años en el mercado de los cascos para motocicletas. Hace unos años fue adquirida por un fondo de capital riesgo americano. Por su parte, LS2 es una compañía familiar altamente innovadora que en solo 15 años de existencia ha escalado a las primeras posiciones del mercado europeo e internacional.

Shark es titular de la patente EP 1 806 986, solicitada en la Oficina Europea de Patentes el 30 de septiembre de 2005. LS2 lanzó un primer casco, su modelo Convert, en 2012 y posteriormente en 2016 lanzó un nuevo modelo denominado Valiant. LS2 no fue demandada por infracción de patente en España hasta marzo del año 2020. Previamente el casco Convert había sido demandado en Francia por infracción de patente y el 17 de noviembre de 2016 el tribunal de Comercio de Paris declaró la infracción de la patente, decisión que fue confirmada en apelación el 26 de octubre de 2018. Posteriormente en Francia y en Italia Shark atacó a otro competidor con base en la misma patente pero en esa ocasión la demanda fue desestimada y los tribunales respectivos declararon que no había infracción.

La cuestión principal debatida: ¿la secuencia de movimientos reivindicada como tal en la patente constituía una limitación al alcance de protección?

La discusión sobre la protección de la patente se circunscribió a la interpretación de la reivindicación que reivindicaba un casco de protección de motociclismo. El casco objeto de la patente incorporaba una mentonera móvil que se trasladaba de delante hacia atrás por encima de la pantalla y que se caracterizaba porque aquella seguía “una trayectoria no completamente circular según la cual dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste”. Es decir, la trayectoria de la mentonera reivindicada no era circular porque seguía una secuencia de tres pasos: (1) se separaba en primer lugar del cuerpo del casco, (2) después se elevaba y basculaba por encima de la pantalla y (3) finalmente se aproximaba a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste.

Al comercializar sus cascos, Shark ponía énfasis en explicar el funcionamiento de esta invención a través de un adhesivo que adhería a las pantallas de los cascos:

A diferencia del casco protegido por Shark, el casco Valiant se elevaba directamente desde el primer momento, lo cual era un hecho admitido por ambas partes. Pero a pesar de ello, Shark consideraba que la patente debía interpretarse de manera que la separación y la elevación pudieran darse simultáneamente y que ello no debía condicionar el ámbito de protección reivindicado. Se daba pues en opinión de Shark una infracción literal de su patente.

En su sentencia de 28 de octubre de 2021, el juez de primera instancia consideró que cuando la reivindicación “dice que [c.2] dicha mentonera se separa en primer lugar de dicho cuerpo de casco, y [c.3] después es elevada y basculada por encima de dicha pantalla y [c.4] finalmente se aproxima a dicho cuerpo de casco en la parte posterior de éste, no excluye que los movimientos de separación de la mentonera del casco y la elevación y basculación puedan darse de forma simultánea, a la vez” (el subrayado está en la sentencia).

Tras esta conclusión, el tribunal concluyó que la patente se infringía al reproducirse los elementos reivindicados. La sentencia de primera instancia fue recurrida por LS2 en apelación.

Revocación de la sentencia de primera instancia en apelación: aplicación de la all elements rule al interpretar el ámbito de protección de una reivindicación

En su sentencia de 4 de noviembre de 2022, el tribunal de apelación de Barcelona revocó la sentencia dictada en primera instancia aplicando los principios de interpretación del ámbito de protección de la reivindicación patentada y la all elements rule.

El Tribunal recuerda que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “para entrar en el estudio de la infracción antes es preciso determinar el ámbito de protección conferido por la patente a través de las reivindicaciones. Y para ello será necesario interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Y tras ello puede hacerse la comparación entre lo que la patente reivindica, tal y como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada”. A partir de ahí, y tras analizar su propia doctrina sobre la aplicación del artículo 69 del CPE, concluye el tribunal que “No creemos que la resolución recurrida se haya atenido a esos principios al interpretar el ámbito de protección de la patente en examen”.

En opinión de la sección especializada en patentes de la Audiencia Provincial de Barcelona, el contenido de la reivindicación 1 de la patente de Shark era suficientemente claro en su propia redacción, por lo que no era preciso acudir a los dibujos para determinarlo, concluyendo así que “lo que describen las características controvertidas (c1, c2 y c3) son claramente movimientos o pasos secuenciales acerca del funcionamiento de los medios de guiado comprendidos entre el cuerpo del casco y la mentonera”. Para los cinco magistrados que suscriben la decisión, el uso de los términos “en primer lugar”, “después” y “finalmente”, “interrelacionando tres movimientos distintos”, no tenía una finalidad meramente descriptiva, de claridad expositiva, sino que sugería con claridad un factor temporal de carácter secuencial.

Con ello, concluye el tribunal de apelación de Barcelona, “está justificada la queja de que el juzgado mercantil ha prescindido de una característica de R1, con lo que ha quebrantado la regla de la simultaneidad de todos los elementos (all elements rule)”, confirmando su lectura a la luz de diversos pasajes de la descripción que analiza en la resolución.

A la luz de esa conclusión se acaba rechazando la existencia de infracción al no incluir los cascos de LS2 la secuencia de movimientos reivindicada, con lo que no se reproducía una de las características de la invención reivindicada en la patente de Shark.

Reflexiones a partir del caso Valiant: una Europa dispar

Este era un caso que en principio parecía sencillo a la luz de los principios de interpretación contenidos en el CPE y desarrollados por la jurisprudencia de los diversos estados. Aun así, los tribunales de los Estados miembros no son siempre regulares en la aplicación de una normativa que les es común, lo que lleva a una disparidad de criterios que es difícilmente comprensible por parte de las empresas que actúan en la Unión Europea.

A la luz de este caso constatamos que en materia de patentes la Unión Europea ha fracasado en su papel armonizador al no haber promovido la creación de unos principios comunes en la aplicación del derecho de patentes para los Estados de la Unión Europea. No los ha desarrollado ni para los requisitos de patentabilidad ni respecto del alcance de protección e infracción de la patente.

Así, empresas innovadoras como LS2 se encuentran ante la incertidumbre de que compañías que en su día innovaron puedan beneficiarse de una inacción legislativa que provoca incertidumbre en el mercado para tratar de impedir la competencia.

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