De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), hay dos requisitos que deben cumplirse para obtener medidas cautelares en los tribunales españoles: peligro en la demora (periculum in mora) y la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris).
El requisito de peligro en la demora se regula en la LEC en los siguientes términos: las medidas cautelares sólo podrán concederse si el demandante justifica que durante el desarrollo del procedimiento sobre el fondo pueden producirse situaciones que, de no concederse las medidas cautelares, impedirían la eficacia de la sentencia definitiva. También se establece que las medidas cautelares no pueden concederse cuando tengan por objeto alterar situaciones que el demandante haya consentido durante un largo período de tiempo, a menos que el demandante pueda justificar la razón por la que no se han solicitado previamente.
En algunas ocasiones, los Tribunales españoles han dictaminado, en casos de patentes, que el peligro en la demora está implícito en la probabilidad de que la conducta infractora se repita mientras se tramita el procedimiento sobre el fondo del asunto (Auto de 30 de septiembre de 2005 de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona). Este enfoque coloca al demandado en una situación en la que su defensa sólo podrá basarse en la no infracción o en la nulidad de la patente (apariencia de buen derecho).
Sin embargo, en otros casos, los Tribunales españoles han señalado que hay que tener en cuenta las circunstancias del caso concreto y que la exigencia de peligro en la demora no siempre puede limitarse al riesgo de infracción de la patente (Autos de 20 de julio de 2009 y 27 de julio de 2005 de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona).
Este último planteamiento ha sido confirmado recientemente en dos Autos de 19 de noviembre de 2019 de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Recursos 270/2019 y 505/2019).
En uno de los casos, la demandante invocó dos patentes europeas (patentes de formulación farmacéutica) contra una empresa de genéricos que pretendía comercializar sus medicamentos en el mercado español. En el otro caso, la misma demandante invocó las mismas dos patentes y una tercera patente europea (patente de indicación) contra una empresa del mismo grupo que la demandada en el caso anterior.
En el primer caso, las medidas cautelares fueron concedidas inaudita parte en agosto de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona. Sin embargo, en el segundo caso, el mismo Juzgado desestimó las medidas cautelares inaudita parte en enero de 2018 y las partes fueron citadas a una vista. Una de las principales razones de estas diferentes decisiones fue que, cuando la Audiencia decidió conceder las medidas cautelares en agosto de 2017, ya había concedido medidas cautelares contra una tercera empresa en 2016 relacionadas con las mismas patentes de formulación mientras que, en la segunda petición, en enero de 2018, las desestimó porque la Audiencia de Barcelona ya había adoptado una decisión revocando las citadas medidas cautelares de 2016.
Debido a esta situación, el demandante decidió incluir una tercera patente (patente de indicación) en la segunda petición (enero de 2018), que no había sido invocada ni en 2017 ni en 2016.
El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona decidió revocar las medidas cautelares concedidas inaudita parte en agosto de 2017 tras la celebración de una vista y, tras la celebración de una segunda vista, desestimó las segundas medidas cautelares que fueron desestimadas inaudita parte en enero de 2018. El Tribunal consideró que las patentes de formulación eran nulas por falta de actividad inventiva y que la patente de indicación era nula por falta de novedad (apariencia de buen derecho).
Estas dos decisiones adoptadas por el tribunal de primera instancia fueron apeladas por el titular de la patente. Los recursos se resolvieron en dos Autos de 19 de noviembre de 2019 por la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ya hemos mencionado. En estos Autos, la Audiencia Provincial de Barcelona también señaló que ninguna de las medidas cautelares cumplía con el requisito de peligro en la demora.
En cuanto a las patentes de formulación, la Audiencia Provincial de Barcelona señaló que las medidas cautelares ya no cumplían con el requisito de peligro en la demora a partir del momento en que las medidas cautelares habían sido revocadas en apelación respecto a la tercera empresa contra la que se habían impuesto dichas medidas cautelares en 2016. El Tribunal de Apelación también señaló que, aparte de esa empresa, otra cuarta empresa estaba en una posición regulatoria que le permitía lanzar su producto en el mercado español sin que la demandante hubiera solicitado ninguna medida cautelar contra dicha empresa.
En cuanto a la patente de indicación, la Audiencia Provincial de Barcelona señaló que esta patente no fue invocada ni contra la tercera empresa en 2016 ni en las medidas cautelares impuestas en agosto de 2017, por lo que debía considerarse que el titular de la patente había tolerado la infracción de dicha patente, por lo que no podía invocarla para solicitar medidas cautelares. Además, el titular de la patente no demostró la relevancia de esta indicación en el mercado teniendo en cuenta que los medicamentos genéricos también estaban indicados para otros usos terapéuticos que no estaban protegidos por ninguna patente.
Por lo tanto, podemos concluir que el requisito de peligro en la demora puede seguir siendo relevante en los casos de patentes para obtener medidas cautelares y que su cumplimiento debe ser analizado teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
Finalmente, queremos señalar que, durante el proceso de apelación, el titular de la patente volvió a solicitar medidas cautelares basadas en una de las patentes de formulación. Para solicitar de nuevo las medidas cautelares alegó que la Cámara Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes acababa de confirmar la validez de la patente. El titular de la patente consideró que la decisión de la OEP era un hecho nuevo que le permitía solicitar de nuevo medidas cautelares. El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona, en su Auto de 17 de diciembre de 2019, dictaminó que el hecho de que la Cámara de Recursos de la OEP confirmara la validez de la patente no era un hecho o circunstancia nuevo. Los hechos o fundamentos de hecho que motivaron la anterior petición de medidas cautelares fueron los mismos que los alegados y discutidos en la nueva petición. La mencionada decisión de la TBA sólo implicaba una nueva valoración jurídica de los mismos hechos que habían sido examinados previamente por los Tribunales españoles. Por ello desestimó la nueva solicitud de medidas cautelares.