LA ERRÓNEA APLICACIÓN DEL MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN DE LA OEP COMO MOTIVO DE DESESTIMACIÓN DE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE PATENTES

Jul 15, 2020 | Patentes

POR SONIA SARROCA, NÚRIA COLL Y ORIOL RAMON

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) núm. 477/2020 de 15 de enero (ECLI:ES:APB:2020:477) confirmó la validez, ya declarada en primera instancia, de una patente sobre una formulación farmacéutica para su administración por inyección, por vía intramuscular o subcutánea, de un principio activo ya conocido en el estado de la técnica, donde dicho principio activo se encuentra suspendido en agua, que es el vehículo farmacéuticamente aceptable.

Si bien no participamos como abogados en el referido caso y, por tanto, no podemos valorar de manera crítica el resultado final de la resolución, nos ha parecido de interés comentar algunas cuestiones que se abordan en la Sentencia. Eso sí, desde una óptica general y, necesariamente, alejada del caso.

Entrando en el análisis de la Sentencia, en el referido caso la parte actora interpuso una demanda de nulidad de dicha patente por incumplimiento del requisito de actividad inventiva del art. 56 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas (“CPE”). La Sentencia, al considerar que ésta no determinó correctamente ni el contenido del estado de la técnica más cercano a la invención (primer paso del método problema-solución de la Oficina Europea de Patentes, “OEP”) y ni el problema técnico objetivo (segundo paso del método problema-solución de la OEP), concluyó que no podía llevar a cabo el análisis de la actividad inventiva de la patente.

El estado de la técnica más cercano

De acuerdo con el contenido de la Sentencia, las partes estuvieron de acuerdo en que el estado de la técnica más cercano se contenía en un documento de patente, de titularidad de la propia parte demandada. Dicho documento anticipaba el principio activo objeto de la formulación farmacéutica de la patente impugnada, así como procedimientos para su preparación. La actora argumentó que debía atenderse a uno de sus ejemplos, que divulgaba una formulación del principio activo en una solución oleosa inyectable, teniendo asimismo en cuenta otras enseñanzas del documento en las que se admitía que también pueden prepararse suspensiones con vehículos líquidos de los compuestos reivindicados por la patente. La titular de la patente, sin embargo, discrepó de esta aproximación, argumentando que la enseñanza del estado de la técnica más cercano debía comprender sólo dicho ejemplo, que era la única “regla técnica completa”.

La Audiencia Provincial acogió la tesis de la titular de la patente, puesto que entendió que el documento del estado de la técnica más cercano, a pesar de mencionar la posibilidad de preparar suspensiones inyectables acuosas de los principios activos, no describía cómo hacerlo ni incluía ningún ejemplo de dichas suspensiones. Por ello, el experto en la materia no combinaría ambas realizaciones.

El problema técnico objetivo

En cuanto a la definición del problema técnico objetivo, la actora propuso que se formulase como una alternativa, en base a su determinación del estado de la técnica más cercano y porque entendía que no era plausible que la invención cumpliese ciertos efectos técnicos identificados en la patente. En cambio, la titular sostenía que debía atenerse al problema identificado por la patente. El Tribunal entendió que los efectos técnicos de los que quería prescindir la parte actora sí que debían considerarse plausibles.

En la medida en que la parte actora había determinado el estado de la técnica más cercano con un contenido que no era el correcto y había prescindido de determinados efectos técnicos de la invención, la Sentencia entendió que el problema técnico objetivo no estaba bien formulado. Es por ello que no continuó con el análisis de la actividad inventiva y, por tanto, no analizó la obviedad.

Al considerar que los efectos técnicos debían considerarse plausibles el Tribunal afirmó que: “si fuera cierto que la composición de la titular Janssen no es eficaz, es decir, no aplicable a seres humanos, no tiene fácil explicación que la actora pretenda la nulidad de una patente que protege una composición inútil” (párr. 80). Sin embargo, nos parece oportuno indicar que el interés de la parte impugnante puede residir en la circunstancia de querer explotar un desarrollo, que sí que tiene un determinado efecto técnico, pero que cae en el ámbito de protección de una reivindicación, más general, que no lo tenga, o en la circunstancia de que dicho efecto no era plausible, de acuerdo con el contenido de la patente, en su fecha de solicitud, aunque sea demostrado con posterioridad.  

El no análisis de la obviedad

En nuestra opinión, la Sentencia, al no analizar la obviedad por considerar que los dos primeros pasos del método problema-solución no se habían determinado correctamente por la parte actora, atribuye un carácter de cuasi-autoridad legislativa al método problema-solución desarrollado por la OEP.

Sin duda, ello deberá tenerse en cuenta para futuros casos, en los que quizás será preferible hacer planteamientos subsidiarios, siempre que sean posibles, al determinar el estado de la técnica más cercano y el problema técnico objetivo, a riesgo que, de no hacerlo, no se lleve a cabo el análisis de la obviedad.

Ahora bien, consideramos que merece la pena advertir que el método problema-solución es eso, solo un método que está al servicio de la ley, en este caso del art. 56 CPE. Lo que se pretende con los dos primeros pasos del método (la determinación del estado de la técnica más cercano y del problema técnico objetivo), precisamente, es crear un escenario ficticio, para asegurar el análisis de la obviedad (tercer paso) desde una perspectiva objetiva y no retrospectiva. Sin embargo, que haya un error en el primer o en el segundo paso de acuerdo con una metodología no significa necesariamente que no se cumpla con el art. 56 CPE.

En nuestra opinión, los eventuales errores deben ponerse siempre en relación con los presupuestos del art. 56 CPE. Ello puede llevar, en algunos casos, si se quiere seguir el método problema-solución, a tener que justificar la relevancia del eventual error respecto del art. 56 CPE (por ejemplo, porque se esté subjetivando la determinación del estado de la técnica) o, incluso, a tener que llevar a cabo el análisis a pesar del error. Por ejemplo, volviendo al caso concreto, quizás, tanto si se incluye como si no se incluye que el estado de la técnica más cercano sea una “suspensión acuosa”, el resultado del análisis de la obviedad será el mismo. Ahora bien, esto no lo sabremos si no realizamos el análisis.

Y es que no realizar el análisis de la obviedad por el no cumplimiento estricto de una metodología entraña el riesgo de estar poniendo la ley al servicio de la metodología cuando es la metodología la que debe estar al servicio de la ley.

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