Una reciente Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, especializada en propiedad industrial, de 13 de mayo de 2025 (ECLI:ES:APB:2025:7775), corregida el 2 de junio (ECLI:ES:APB:2025:7683AA),resolvió un conflicto relativo a la titularidad de una patente española y de un modelo de utilidad sobre en favor de reconocer la calidad d inventor de una segunda persona en el desarrollo de la invención y el derecho de las compañías con las que trabajaba ese segundo inventor a reivindicar la cotitularidad de los derechos sobre las invenciones.
El litigio enfrentó a dos compañías, Infoporc y OPP, con el Sr. Sebastián, uno de los socios de una compañía con la que trabajaron aquellas para desarrollar un sistema de desinfección térmica de vehículos de transporte animal.
Las demandantes alegaron en el procedimiento que las invenciones se habían desarrollado en el marco de un proyecto conjunto de investigación y desarrollo iniciado en el año 2013, en el que Infoporc había tomado la iniciativa y participó activamente a través de personal técnico y directivo y de un colaborador técnico, el Sr. Ricardo, vinculado contractual y profesionalmente con OPP. No obstante, el Sr. Sebastián llevó a cabo el registro de las invenciones en 2015 a título individual, omitiendo la participación del Sr. Ricardo y las aportaciones técnicas de las demandantes derivadas de esa colaboración conjunta.
El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona estimó íntegramente la demanda, declarando la titularidad de la patente y del modelo de utilidad a favor de OPP e INFOPORC, así como el reconocimiento del Sr. Ricardo como coinventor. La sentencia fue recurrida en apelación, recurso que fue desestimado por la Audiencia Provincial en la sentencia que comentamos, confirmando íntegramente el fallo dictado en primera instancia.
La acción reivindicatoria constituye un instrumento jurídico esencial para proteger al verdadero titular de una invención frente a registros que se han llevado a cabo de forma indebida por parte de un tercero, en el caso que nos ocupa uno de los socios de la compañía con la que se desarrollaron las invenciones. La regulación de esta acción se encuentra recogida en el artículo 12 de la Ley de Patentes, lo que permite restituir la titularidad cuando la patente ha sido solicitada por quien carece de legitimación o para ver reconocido el derecho a constar como titular. Esta protección se complementa con el artículo 10 de la Ley de Patentes, que reconoce que el derecho a la patente corresponde al inventor o a sus causahabientes, y cuando la invención es realizada conjuntamente, que dicho derecho pertenece en común a todos ellos. Por su parte, el artículo 15 de la Ley de Patentes establece que las invenciones realizadas en el marco de una relación laboral o de prestación de servicios, derivadas de la actividad propia del objeto contractual, corresponden al empresario o contratante, reconociendo así el derecho a ejercitar su titularidad sobre invenciones derivadas de las actividades llevadas a cabo por empleados o colaboradores externos a la empresa.
De este modo, la acción reivindicatoria permite que cualquier persona física o jurídica que haya contribuido a la creación de una invención, o que ostente derechos derivados de ella, pueda reclamar judicialmente la titularidad o cotitularidad frente a registros realizados sin legitimación. Como subraya la Audiencia Provincial de Barcelona en el punto 11 de la sentencia, “Dicha acción se fundamenta no solo en la protección de la autoría inventiva, sino también en la prevención de registros indebidos y en el respeto a los principios de buena fe y lealtad contractual en el ámbito de la innovación tecnológica.”
La problemática específica del caso de la sentencia que comentamos derivaba de varios elementos: en primer lugar, el hecho de que no había sido la empresa colaboradora, sino uno de sus socios, quien se había apropiado de la invención. En segundo lugar, el hecho de que, con carácter previo a ver reconocido su derecho, las compañías demandantes debían justificar la participación del Sr. Ricardo como inventor del objeto de la patente y del modelo de utilidad. En tercer lugar, la relación del Sr. Ricardo, profesional de origen paraguayo, con las compañías demandantes. En cuarto lugar, la relación de unos hechos que se soportaban en correos electrónicos, sugerencias mediante conversaciones e emails, reuniones conjuntas de las que se dejaba constancia de algunos de los aspectos tratados en la correspondencia cruzada, las pruebas realizadas en un laboratorio tercero y la declaración de las personas que participaron en ellas y las de empleados e inventor relacionados con las demandadas. Un ejercicio principalmente probatorio sobre los hechos que fundamentan la demanda.
La Audiencia cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:206), que establece que la acción reivindicatoria no se basa en ideas o aportaciones genéricas, sino en la contribución técnica esencial identificable en las reivindicaciones. Asimismo, en el punto 13, el Tribunal recuerda que: “(…) exige no solo la prueba de la ilegitimidad del titular registral, sino también la acreditación, técnica y documental, de que la invención patentada es el resultado directo de los trabajos de investigación o labor inventiva del demandante. No basta acreditar la aportación de ideas generales o elementos aislados: es necesario demostrar que la invención, en su conjunto y con todas sus características técnicas protegidas por la patente, se deriva de forma clara y sustancial de su contribución. Esta acción no tiene por objeto valorar la patentabilidad de la invención (novedad o actividad inventiva), sino establecer si la titularidad corresponde legítimamente a quien la reivindica, protegiendo así el verdadero origen intelectual de la creación tecnológica.”
En el caso concreto de la sentencia que se comenta, la Audiencia Provincial de Barcelona, tras examinar la prueba documental y testifical practicada en primera instancia, confirmó que el Sr. Ricardo prestaba servicios estables para OPP desde el año 2010, participando activamente en los proyectos de I+D de la compañía, su intervención continuada, coordinada y técnicamente sustancial en el proyecto, abarcando aspectos fundamentales como el diseño técnico, la realización de ensayos y la automatización del sistema de desinfección térmica y la labor inventiva del ese profesional, indisolublemente ligada a la contribución técnica de OPP e INFOPORC, de modo que los elementos esenciales de la invención son resultado directo de la colaboración conjunta. Todo ello conllevaba reconocer la mala fe del demandado, el Sr. Sebastián, al solicitar y obtener los títulos de patente y modelo de utilidad a su propio nombre y el derecho de las demandantes a reclamar el reconocimiento de los derechos que invocaban.
La Audiencia Provincial de Barcelona reconoció en su sentencia la autoría del Sr. Ricardo en las invenciones patentadas y en consecuencia su derecho a constar como inventor, así como el de OPP e INFOPORC a reclamar la cotitularidad sobre la patente y el modelo de utilidad objeto de la acción reivindicatoria. El tribunal de apelación recordaba en su resolución que los registros deben reflejar de manera fiel y completa la contribución de todos los inventores implicados.
La resolución objeto de análisis, una de las pocas dictadas de forma positiva en nuestro país, constituye un precedente relevante al establecer un equilibrio entre la protección de la autoría técnica y la seguridad jurídica del registro de patentes y al reafirmar que la acción reivindicatoria no se extingue por el mero transcurso del tiempo cuando concurre fraude o mala fe en la solicitud del título de propiedad industrial.