La Sentencia de 29 de marzo de 2019, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la Sentencia de 20 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona que revocó la parte española de la patente europea EP 1 379 220 (EP’220).
La demandante interpuso una demanda de nulidad de la patente EP’220 por falta de novedad y de actividad inventiva.
Con la contestación a la demanda el titular de la patente no defendió la patente concedida por la OEP, sino que presentó una demanda reconvencional limitando la patente al amparo del art. 138.3 CPE y solicitando que se desestimara la acción de nulidad y que se mantuviera la patente en su versión modificada.
En la contestación a la demanda reconvencional la demandante solicitó que se desestimara la reconvención, ya que la patente, en su versión limitada, adicionaba materia (art. 123.2 CPE) e incumplía el requisito de actividad inventiva (art. 56 CPE), ya que seguía siendo obvia para un experto en la materia del estado de la técnica.
Adición de materia
En España ha habido pocas resoluciones relacionadas con el requisito de materia añadida, algunas de ellas relativas a medidas cautelares. Esta es la segunda vez que los tribunales españoles han llevado a cabo una evaluación en profundidad del artículo 123.2 CPE. La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó el 3 de mayo de 2013 la primera sentencia importante en el asunto entre el Banco Central Europeo v Document Security Systems Inc. Sin embargo, creemos que en los próximos años la cuestión de la materia añadida será un motivo importante de nulidad que puede ser frecuentemente evaluado por los Tribunales españoles, reflejando la práctica habitual ante la OEP.
La Sentencia del Tribunal de Apelación de Barcelona que aquí se comenta ha reconocido que todas las características de la versión limitada de la patente estaban presentes en la solicitud original de la patente, pero no en la específica combinación que el titular presentó con su reconvención.
Según la sentencia, la combinación de características se derivaba de una selección de elementos de diferentes listas de la solicitud tal y como se presentó originalmente, sin ninguna indicación de esa combinación específica. La selección realizada por el titular prescindió también de otros elementos que se divulgaron en la solicitud original con los elementos seleccionados. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que la nueva versión de la patente era el resultado de una combinación que no se derivaba directamente y sin ambigüedad de la solicitud tal y como fue presentada.
Al llegar a esta conclusión, el Tribunal aplicó la doctrina de la OEP, citando varias decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos.
Aunque la patente EP’220 ha sido declarada nula y sin efecto en otras jurisdicciones, hasta donde sabemos, los tribunales españoles han sido los primeros en declarar la revocación de la patente por adicionar materia, si bien la redacción de la limitación que el titular de la patente presentó en España no se había presentado en ningún otro país.
Falta de actividad inventiva
La Sentencia también ha desestimado la reconvención por considerar que la nueva versión de la patente no cumple con el requisito de actividad inventiva ya que era evidente para un experto en la materia del estado de la técnica.
Como ha sido práctica habitual durante los últimos 10 años, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona evaluó el requisito de actividad inventiva de acuerdo con el enfoque problema-solución desarrollado por la OEP.
En este caso, hay dos cuestiones importantes que vale la pena mencionar en esta noticia: (i) el alcance de la divulgación que se considera como estado de la técnica más cercano; y (ii) la formulación del problema técnico objetivo como alternativa.
En cuanto al punto (i), la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona consideró una solicitud de patente como estado de la técnica más cercano. El titular de la patente sostuvo que la divulgación en el estado de la técnica más cercano debería limitarse a un ejemplo en esa solicitud de patente. Sin embargo, la Sentencia consideró que no había razón para hacer caso omiso del resto del documento y, en particular, de los problemas que en él se exponen y de la forma en que se abordan dichos problemas en dicho documento.
En relación con el punto (ii), el Tribunal de Apelación reconoció que el problema técnico de la patente EP’220 no sólo se había tratado en el estado de la técnica más cercano, sino que también se había resuelto, aunque de una manera distinta a la prevista en la patente EP’220. Por lo tanto, se consideró que el problema técnico objetivo era una alternativa. El Tribunal estableció que el hecho de que el problema fue resuelto por el estado de la técnica más cercano no significa que otra alternativa que resuelva el mismo problema no pueda ser también obvia.
La modificación de la patente fuera del procedimiento de nulidad
Durante la apelación, el titular de la patente intentó además limitar la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) utilizando una redacción diferente a la utilizada en el procedimiento de nulidad. La solicitud se formuló sin informar al Tribunal.
La OEPM concedió la nueva versión de la patente. Como consecuencia de ello el titular de la patente solicitó la terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto.
La terminación del procedimiento fue desestimada en un incidente aparte mediante Auto de 15 de octubre de 2018. En dicho Auto el Tribunal declaró que la solicitud presentada en la OEPM no cumplía con lo dispuesto en el artículo 105.4 de la Ley de Patentes española, que establece lo siguiente: “4. Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento”. Como la nueva versión de la patente se presentó sin la autorización del Tribunal, el Tribunal desestimó la solicitud de terminación del procedimiento de nulidad.
El Auto no tomó una decisión sobre la validez o nulidad de la nueva versión de la patente concedida por la OEPM. Sin embargo, en la Sentencia el Tribunal de Apelación sostuvo que, dado que la limitación presentada con la reconvención no podía admitirse, no sólo debía revocarse la patente tal y como fue concedida originalmente por la OEP, sino también cualquier publicación posterior del texto modificado. Por lo tanto, la sentencia extiende sus efectos tanto a la patente concedida por la OEP como a su posterior modificación.
A pesar de ello, ni el Auto de 15 de octubre de 2018 ni la Sentencia comentada en el presente artículo valoran si una solicitud voluntaria de limitación de una patente europea puede presentarse en las oficinas nacionales de patentes o si debe presentarse ante la OEP para preservar, cuando sea posible y como principio general, el texto unitario de la patente europea (artículo 118 CPE). De hecho, el Acta de revisión del CPE introdujo un procedimiento centralizado para limitación administrativa de la patente ante la OEP (artículo 105 bis CPE): “A petición del titular de la patente, la patente europea podrá ser revocada o limitada en forma de una modificación de las reivindicaciones. La petición deberá presentarse ante la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el Reglamento de Ejecución”.
La sentencia todavía no es firme, ya que se ha interpuesto un recurso casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo por parte del titular de la patente.
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