En este comentario nos referiremos a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ª) 1610/2021 de 27 de julio (ECLI:ES:APB:2021:8276). No pretendemos recoger un comentario crítico de la Sentencia, sino, simplemente, referirnos a algunos aspectos que hemos considerado de interés en materia de patentes y, en particular, al análisis jurídico de la plausibilidad de un efecto técnico en el que se basaba la actividad inventiva de la patente EP 1 203 761 (EP’761). Esta era la patente de base del CCP sobre el producto cinacalcet.
En dicha Sentencia el Tribunal confirma la Sentencia de primera instancia por la que se estima la demanda de infracción de la patente y se desestima la demanda reconvencional de nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. La resolución de apelación que comentamos puede descargarse en el siguiente enlace: Recurso de apelación 42/2021-3.
- El estado de la técnica más cercano
Aunque se trata de una cuestión no estrictamente relacionada con el aspecto que queremos tratar en este comentario (la plausibilidad) sí que es un aspecto decisivo en el presente caso. En este sentido, la elección del punto de partida determina la reformulación del problema técnico objetivo y, en consecuencia, la inclusión de un efecto técnico que a la postre es decisivo para que el Tribunal acepte la actividad inventiva de la patente impugnada.
En la determinación del estado de la técnica más cercano, el Tribunal rechaza el argumento del titular de la patente relativo a tener que considerar como estado de la técnica más cercano, exclusivamente, aquel compuesto que pueda calificarse como “líder”, es decir, aquel compuesto que presente las mejores propiedades.
El Tribunal acepta la propuesta de la parte impugnante de la patente de partir de un compuesto que también se identificaba como compuesto preferido en el documento del estado de la técnica del que partía también el titular para identificar su compuesto “líder”. Y ello a pesar de que no se proporcionaran datos concretos sobre su actividad. El Tribunal recuerda, además, que se trata del compuesto estructuralmente más similar al reivindicado y que no habría motivos para que el experto en la materia lo descartara (párr. 8-13 del Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia). Dicho compuesto se identifica en la resolución como R-646.
- La reformulación del problema técnico objetivo: inclusión de un efecto técnico no descrito en la solicitud de la patente (la mejora de la biodisponibilidad)
La Sentencia reconoce que la solicitud de la patente EP’761 no se refería a la mejor biodisponibilidad del cinacalcet. Este aspecto se introdujo durante el examen ante la OEP y como consecuencia de tener que comparar el cinacalcet con el compuesto que, de hecho, se consideró como estado de la técnica más cercano, el R-646.
El Tribunal advierte que durante el examen se presentaron pruebas destinadas a justificar la mejor biodisponibilidad del compuesto cinacalcet respecto del compuesto R-646. Por tanto, lo que se plantea es si esta mejora de la biodisponibilidad se puede considerar como efecto técnico en el problema técnico objetivo reformulado.
Al amparo de las Directrices de Examen de la OEP el Tribunal acepta que el problema técnico objetivo pueda reformularse incluyendo el efecto de mejora de la biodisponilidad al considerarlo como un efecto estrechamente relacionado con el problema original presentado en la solicitud de patente. Para llegar a esta conclusión el Tribunal se basa en la prueba practicada y, en particular, las periciales, advirtiendo, además, que corresponde a la parte impugnante de la patente demostrar que no existe tal relación (párr. 20-37 del Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia).
- Plausibilidad del nuevo efecto técnico (la mejora de la biodisponibilidad)
El planteamiento que realiza el Tribunal sobre este aspecto está relacionado precisamente con el punto anterior, es decir, con la aceptación de incluir como efecto técnico en la reformulación del problema técnico objetivo la mejora de la biodisponibilidad.
Así, la parte impugnante señalaba que no era plausible que el cinacalcet tuviera una mejor biodisponibilidad oral, ya que no se decía nada de esa característica en la solicitud original de la patente tal y como se presentó.
Sin embargo, la reflexión que realiza el Tribunal es que si, de hecho, se acepta incluir como efecto técnico en el problema técnico objetivo reformulado un efecto no divulgado en la solicitud original, en tanto estrechamente relacionado con el problema técnico original, y, por tanto, se acepta que se presenten pruebas posteriores destinadas a demostrar dicho efecto técnico, entonces, en palabras del Tribunal, “no tiene sentido que nos planteemos o analicemos su plausibilidad”, pues las ventajas son acreditadas frente al examinador y son posteriores a la solicitud de la patente.
En otras palabras, y siguiendo el argumento de la Sentencia, en la medida en que el nuevo efecto técnico se considera estrechamente relacionado con el problema técnico original se llega a una conclusión de plausibilidad de dicho efecto técnico (párr. 8, 10 y 11 del Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia)».