El Tribunal Supremo ha concluido en su Sentencia de 10 de abril de 2024 (STS 1906/2024) que el uso por Buongiorno Myalert (Buongiorno) del signo ZARA para referirse a uno de los premios incluidos en la campaña promocional de sus servicios constituye una infracción de la marca renombrada ZARA no amparado por las limitaciones del derecho marcas en tanto que el uso realizado no resultaba necesario para indicar el destino de los servicios ofrecidos.
La Sentencia del Tribunal Supremo se ha dictado tres meses después de que, en respuesta a la cuestión prejudicial que aquel planteara al Tribunal de Justicia de la UE este último se pronunciara en su sentencia de 11 de enero de 2024, asunto C-361/22 sobre el alcance de las limitaciones a las que está sujeto el titular marcario para impedir el uso por parte de terceros de un signo de su titularidad para designar o referirse a sus productos y servicios como suyos y las diferencias que se derivan de lo previsto en la Directiva 2008/95 (aplicable al caso en cuestión) frente a la Directiva 2015/2436 (vigente actualmente).
El TJUE, tras confirmar que, efectivamente, los usos que pueden limitar los efectos de la marca de conformidad con el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 son más limitados que los previstos en el actual artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436, manifestó que correspondía al Tribunal Supremo, en este caso, apreciar si a la vista del referido artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 el uso realizado del signo ZARA era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno.
Antecedentes
Inditex demandó a Buongiorno por infracción marcaria y competencia desleal por el uso de la marca renombrada ZARA en el marco de una estrategia de marketing para promover sus servicios de telefonía móvil e internet. Boungiorno presentaba una oferta de suscripción que incluía la participación en un sorteo con la posibilidad de ganar una tarjeta regalo de ZARA. Al interactuar con el anuncio publicitario y hacer clic en el banner, aparecía en pantalla el denominativo “ZARA” enmarcado, según expone el Tribunal Supremo, en un rectángulo que evocaba las tarjetas de regalo que suelen emitir este tipo de negocios.
Tanto en primera como en segunda instancia se desestimó la demanda planteada por Inditex al apreciarse, entre otros aspectos, que los usos realizados por Buongiorno no daban lugar a una afectación de las funciones de la marca ZARA y que por ello no había existido infracción. En la sentencia de primera instancia, además, el juzgado apreció que el uso por Buongiorno del signo ZARA no era un uso descriptivo que pudiera justificarse por los límites al derecho de marca previstos en la ley.
La decisión del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo confirma, en primer lugar, que en este caso sí concurren los requisitos para la apreciación de existencia de infracción de la marca renombrada ZARA en la actuación publicitaria de Buongiorno. Para ello, se basa en la doctrina consolidada del TJUE y en las pautas que ha establecido para la apreciación del renombre, así como en la determinación del alcance especial que se otorga a las marcas renombradas.
Así, el alto Tribunal, tras afirmar que no hay duda de que la marca ZARA es renombrada y que había quedado acreditado el uso por la demandada de la marca ZARA en una campaña promocional de sus servicios, concluye que ese uso se encuadraba en la infracción prevista en el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, esto es, infracción de marca renombrada, toda vez que:
- aunque el uso del signo ZARA no se empleara por la demandada para ofertar productos o servicios propiamente con esta marca, resultaba suficiente para apreciar la concurrencia del primer requisito en tanto que consistía en el uso de un signo idéntico a la marca con independencia de la similitud entre los productos o servicios
- y que la referencia a la marca ZARA en el marco de una publicidad para sus servicios constituía una forma de aprovechamiento del renombre, cumpliéndose así el segundo requisito para aplicación del artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, al tratarse de un uso que conllevaba una trasferencia ilícita de la imagen de marca que no había sido autorizada por su titular.
En segundo lugar, el Tribunal Supremo descarta que el uso realizado por Buongiorno pudiera ampararse en los límites al derecho de marca al considerar que dicho uso no respondía, como sola función, a la necesidad de indicar el destino del producto o servicio ofertado, única limitación aplicable de conformidad con la redacción originaria del artículo 37 de la Ley de Marcas correspondiente a la redacción del artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95, aplicable al presente caso.
Sin perjuicio de que el TS desestima la aplicación de la limitación al caso concreto, también hace referencia a la redacción actual del artículo 37 de la Ley de Marcas correspondiente al artículo 14 de la Directiva y a la respuesta obtenida del TJUE en lo que se refiere al alcance de esta limitación al derecho de marcas para dejar constancia de que con la actual redacción el límite no se agotaría en el uso necesario para indicar el destino sino que también podría incluir otro tipo de usos referenciales.
Conclusión
La Sentencia del Tribunal Supremo, siguiendo lo dispuesto por el TJUE en el asunto C-361/22, pone fin a la discusión sobre la aplicación de la limitación al derecho de marca, aunque basada en la anterior redacción del precepto legal. Por otro lado, parece que deja la puerta abierta a nuevas discusiones derivadas de las diferencias en la redacción actual de la limitación que, tal y como han reconocido ambos tribunales, abarcaría usos más amplios que el mero uso necesario para indicar el destino del producto o servicio. Sin embargo, en un caso como el presente, en que el tribunal concluye expresamente que con la actuación publicitaria de la demandada concurre una transferencia ilícita de la imagen de marca y un aprovechamiento del renombre de ZARA, difícilmente podría apreciarse la concurrencia del segundo requisito de la limitación, esto es, la existencia de un uso conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.