Introducción
La normativa de marcas sanciona con la nulidad el registro efectuado de mala fe. La finalidad de esta medida es retrotraer a un estado anterior la situación para eliminar los efectos producidos e invalidar la marca así registrada.
La aplicación de la normativa sobre la mala fe ha llevado a los tribunales a desarrollar una jurisprudencia consistente de la que se desprenden los criterios para detectar la existencia de mala fe al efectuar el registro de una marca.
De una forma muy sintética podemos enunciar los indicios que revelan el registro de mala fe, derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE):
(i) El hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro solicita.
(ii) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.
(iii) El grado de protección jurídica del que goza el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (Sentencia TJUE de 11 de junio de 0209, Asunto C-529/07).
Siguiendo las pautas establecidas por el TJUE nuestros tribunales han resuelto litigios en el ámbito nacional, aplicando y desarrollando los criterios básicos sobre el registro efectuado de la mala fe, creando así una Jurisprudencia consolidada (citamos como ejemplo la Sentencias del Tribunal Supremo nº 414/2011 de 22 de junio de 2011 y nº 2361/2019 de 17 de diciembre de 2019).
Con estas líneas queremos compartir nuestra experiencia en la defensa de un signo que fue registrado de mala fe por un tercero y los aprendizajes que nos ha dejado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que resolvió el litigio (Sentencia nº 617/2020, de 30 de abril de 2020).
El Caso
La Sentencia que comentamos resolvió un asunto en el que la titular de las marcas, demandó a una empresa por infracción a su derecho de exclusiva argumentando que el término registrado se estaba utilizando en su publicidad.
En su defensa la empresa demandada alegó derechos anteriores de propiedad intelectual por haber creado el término registrado para una campaña publicitaria. Además, demandó por reconvención a la actora, ejercitando como acción principal la nulidad de las marcas por haber sido registras de mala fe. También demandó, de forma subsidiaria, la nulidad del signo registrado por ostentar derechos anteriores de propiedad intelectual y por carecer el signo de carácter distintivo, al ser descriptivo de los productos que pretendía distinguir.
La creación de la denominación
El origen de la denominación Bocapincho / Bocapintxo fue fruto de una creación publicitaria, para una campaña cuya finalidad era conmemorar los 25 años de existencia de la franquicia Pans & Company.
Básicamente, la campaña publicitaria consistió en crear un nuevo producto (bocadillo + pincho) al que denominaron Bocapincho / Bocapintxo y que fue presentado por el famoso Chef Karlos Arguiñano, quien creó las recetas.
Además, se crearon otros elementos publicitarios para la campaña, tales como, imágenes, videos, canciones, chistes, juegos. Todos estos fueron difundidos por diversos medios, analógicos y digitales, como son: vallas publicitarias ubicadas en sitios de gran afluencia de tránsito en las principales ciudades de España, exposición en los locales de la franquicia, comunicación en redes sociales y en el sitio Web de la franquicia, desde el cual se podían visualizar todos los videos creados para la campaña publicitaria.
La difusión de la publicidad y la venta del nuevo producto se realizó durante un periodo de tiempo determinado que duró tan sólo dos meses, sin embargo, los videos estuvieron visibles en el sitio Web de la empresa por más tiempo, hasta que concluyó el acuerdo de uso de imagen con el Chef.
El registro de las marcas Bocapincho / Bocapintxo
Tan sólo unos días antes de la fecha prevista para el lanzamiento de la campaña publicitaria de Pans & Company, la compañía Comess Group de Restauración S.L. solicitó el registro de dos marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), del tipo denominativo con el término: Bocapincho y Bocapintxo.
Esta extraña coincidencia no pasó desapercibida para el Agente de Patentes y Marcas de Pans & Company, que presentó oposición contra las solicitudes de marcas ante la OEPM y envió una carta por burofax al solicitante de las marcas para informarle sobre sus derechos anteriores de propiedad intelectual derivados de la creación publicitaria, que incluía el término solicitado como marca.
El solicitante de las marcas contestó por escrito negando tener conocimiento de los derechos anteriores sobre el signo objeto del registro de sus marcas. Además, reivindicó un derecho prioritario otorgado por el registro efectuado y advirtió que su derecho de exclusiva impedía el uso del signo por terceros.
El trámite de solicitud de las marcas siguió su proceso y las marcas fueron concedidas, a pesar de la oposición presentada. Entre tanto, la solicitante del registro envió nuevamente un requerimiento a la compañía anunciante para impedir el uso en publicidad del término Bocapincho / Bocapintxo, y unos meses más tarde presentó una demanda por infracción a su derecho de marca.
El litigio
En este caso la empresa demandada se enfrentaba a un doble reto: (i) demostrar que había creado la publicidad antes de la solicitud de registro de las marcas; y (ii) que la solicitante del registro conocía la denominación creada para la publicidad. Pero el principal problema era que la campaña publicitaria no había sido divulgada en la fecha en que se hizo el registro de las marcas.
Sin lugar a dudas los criterios emanados de la jurisprudencia fueron de gran ayuda para defender este caso, porque se presentaban los indicios que revelan la mala fe. En primer lugar, las cartas solicitando el cese de uso que la demandante envió a la empresa anunciante, demostraban que con la solicitud del registro de marca pretendía impedir el uso del término Bocapincho / Bocapintxo a Pans & Company, obviando que dicha empresa lo había creado para su campaña publicitaria. En segundo lugar, que el término en tanto que creación publicitaria gozaba de la protección de la propiedad intelectual, pero faltaba el tercer elemento, demostrar que el solicitante conocía el signo porque se había utilizado con anterioridad al momento del registro.
La prueba era la clave, así que el trabajo consistió en investigar minuciosamente todo el proceso de la creación publicitaria desde su concepción hasta su publicación. Esta tarea se realizó en colaboración con la empresa anunciante y las agencias publicitarias y de medios que participaron.
El resultado de la investigación proporcionó indicios que permitieron elaborar una hipótesis sobre el acceso a la creación publicitaria por parte del solicitante del registro de las marcas. En realidad, se encontraron dos posibles vías de acceso al conocimiento del término Bocapincho / Bocapintxo.
Por una parte, se presentaba una coincidencia con un ex trabajador de la empresa anunciante, que empezó a trabajar con la empresa que solicitó el registro de las marcas justo un día antes de la solicitud. De otra parte, la empresa anunciante sabía que un franquiciado de Pans & Company, también tenía una franquicia de la empresa que realizó el registro.
Es importante decir que los anteriores hechos fueron acreditados con distintas pruebas aportadas al procedimiento, por lo tanto, se demostró que la publicidad fue realizada con antelación al momento del registro; que los elementos publicitarios fueron divulgados entre un círculo de personas cercanas a la empresa anunciante, incluyendo a los franquiciados, y con anterioridad a la solicitud de las marcas; y que existía conexión entre las personas que accedieron a los elementos publicitarios con la solicitante del registro.
De esta manera, fue posible establecer una presunción que permitió al Juez determinar que existió un uso anterior y que el solicitante del registro pudo tener conocimiento de la campaña publicitaria para promocionar los Bocapinchos antes de su difusión.
Por último, debemos decir que en este caso intervinieron otros factores que resultaron decisivos para determinar la existencia de mala fe: (i) la voluntad manifiesta del solicitante de las marcas de impedir a la empresa anunciante el uso del vocablo creado para su publicidad; y (ii) la falta de uso de las marcas registradas, ya que a pesar de haber obtenido el registro las marcas nunca fueron utilizadas.
Conclusión
Consideramos que la Sentencia de la Audiencia de Barcelona aporta a la Jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal algunos elementos importantes para interpretar y aplicar la norma.
i) El uso anterior del signo. La Audiencia entendió que se produjo con la difusión de los elementos publicitarios entre un círculo de personas que tenían contacto con el solicitante del registro. En este caso se estimó su existencia en base a los hechos probados y sin necesidad de que el uso haya sido conocido por el público en general.
ii) El análisis global. La consideración de todos los elementos del caso fue crucial para demostrar que la intencionalidad del solicitante era bloquear el uso del signo en publicidad, porque las marcas registradas nunca fueron utilizadas.