Partiendo del IP Action Plan adoptado en noviembre de 2020 y que ya comentamos en una pasada publicación (https://vidalquadrasramon.com/evaluacion-de-las-patentes-esenciales-para-estandares/), la Comisión Europea presentó el pasado mes de abril tres propuestas de regulación, una de ellas, sobre las patentes esenciales para estándares (SEPs por sus siglas en inglés).
Los estándares técnicos implementados a escala mundial, como los relativos a las diferentes generaciones de tecnologías de telefonía móvil (2G a 5G) dependen en gran medida de tecnología patentada. Para conseguir la mayor difusión posible de las tecnologías estandarizadas, los propietarios de SEPs se comprometen a licenciar sus patentes en términos y condiciones que sean justas, razonables y no discriminatorias (FRAND por sus siglas en inglés). A cambio, aquellos que implementan las SEPs han de pagar una regalía por hacer uso de la tecnología patentada. De esta forma se mantiene un equilibrio entre los intereses de los titulares de patentes, que consiguen recuperar su inversión, lo que incentiva la reinversión en innovación y desarrollo de estándares, y los de las empresas que implementan la tecnología patentada, que obtienen acceso de forma justa a dicha tecnología y contribuyen a su diseminación.
Las condiciones FRAND en las que las SEPs han de ser licenciadas son acordadas por las partes en negociaciones bilaterales. En la mayoría de los casos, estas negociaciones llegan a buen puerto. Sin embargo, en algunas ocasiones, las partes recurren a los tribunales para que determinen lo que serían, en ese caso, condiciones FRAND. El TJUE en la decisión del caso Huawei v ZTE (C- 170/13) estableció un marco jurídico para la resolución de estas disputas que los tribunales nacionales han ido interpretando caso por caso. A pesar de ello, la Comisión Europea, en su propuesta, subraya una falta de consistencia en las resoluciones de los tribunales de los Estados Miembros. Ello, junto con los nuevos desafíos derivados del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) y los problemas que experimentarían especialmente en este contexto las pequeñas y medianas empresas (SMEs por sus siglas en inglés), justificaría, según la Comisión, una nueva Regulación que, en realidad, trata de resolver un viejo problema: la falta de transparencia y certidumbre en el ecosistema de las SEP.
La nueva propuesta de Regulación pretende incentivar la innovación y el desarrollo de estándares técnicos en la UE mediante la adopción de las siguientes medidas:
(i) La creación de un nuevo Centro de Competencia, que se establecería en el seno de la EUIPO, con el objetivo de promover la transparencia en el ecosistema de las SEP a través de la creación y mantenimiento de un registro electrónico y una base de datos de SEPs (Arts. 3 y ss. de la propuesta de Regulación):
- Las SEP que no estuvieran registradas no podrían hacerse valer ante los tribunales de la UE y el titular de la SEP no tendría derecho a percibir regalías ni a reclamar daños y perjuicios por infracción (Art. 24).
(ii) El establecimiento de un sistema para realizar análisis de esencialidad de patentes, tomando una muestra de SEPs registradas de diferentes familias de patentes de cada titular con respecto a cada estándar técnico (Art. 3.2.c)).
(iii) El establecimiento de un sistema para determinar la regalía agregada para un estándar, incluyendo la emisión de un informe no vinculante sobre la regalía agregada global (Art. 3.2.f)).
(iv) La creación y puesta en marcha de un procedimiento para la determinación de condiciones FRAND (Art. 3.2.d)). Este procedimiento se saldaría, o bien con un acuerdo entre las partes, o bien con un informe no vinculante de un tercero (conciliador) estimando cuáles serían las condiciones FRAND y sería un paso previo obligatorio si las partes deseasen tomar acciones judiciales:
- En el caso del titular de la SEP, antes de interponer una demanda de infracción de patente ante un tribunal de un Estado Miembro.
- En el caso de la compañía que implementara la tecnología protegida por la SEP, antes de solicitar una determinación de condiciones FRAND ante un tribunal de un Estado Miembro.
En resumen, la postura de la Comisión es la siguiente: una mayor certidumbre y transparencia en relación con las licencias de SEPs supondría una mayor innovación en dispositivos interconectados e impulsaría el crecimiento económico de las empresas europeas, entre ellas las SMEs. Si bien estos objetivos son muy loables, las medidas propuestas para conseguirlos, y en consecuencia si estas serán efectivas, ofrecen más dudas.
En particular, un aumento de la transparencia a través de la creación en el seno de la EUIPO de un registro electrónico y base de datos de SEPs que sirva de referencia a nivel europeo pensamos que debiera de ser visto con buenos ojos, en la medida en que permitirá saber qué patentes pertenecen a qué titulares, allanando así el camino para negociaciones de licencias FRAND más fluidas.
Discusión distinta, y mucho más controvertida, es si está justificada la prohibición de que el titular de una patente ejerza los derechos que le confiere el título sin antes haber registrado dicha patente. Esta es una cuestión que merece un análisis en profundidad que excede del ámbito de este artículo.
En todo caso, esta propuesta de Regulación supondría un cambio brusco en la forma en la que las negociaciones de licencias FRAND se llevan a cabo en la Unión Europea, sobre todo, en relación con, quizás, el aspecto más importante: la determinación del precio. Hasta ahora, el precio (regalía) de las licencias FRAND era acordado entre las partes en negociaciones bilaterales, las cuales podían recurrir a los Tribunales en caso de no llegar a un acuerdo.
Pues bien, la nueva propuesta de Regulación dispone una forma alternativa de determinación de las condiciones FRAND, que ya no se llevaría a cabo a través de una mera negociación entre partes, sino que un tercero, en este caso un mediador designado por la EUIPO, elaboraría un informe indicando lo que a su parecer serían términos y condiciones FRAND. Es importante destacar que, salvo acuerdo previo entre las partes, el referido informe no sería vinculante. De igual modo, los informes sobre la regalía agregada y los tests de esencialidad que se llevasen a cabo tampoco serían vinculantes. Por lo tanto, las consecuencias legales que se derivarían de estos informes están aún por ver.
Hay dos aspectos que queremos destacar con carácter general.
El primero es que este procedimiento de determinación de condiciones FRAND pretende favorecer la fluidez de las negociaciones de licencias FRAND entre las partes involucradas y evitar la posibilidad de que se acuda de forma inmediata a los tribunales y de que se genere una situación hold-up, por ejemplo, que los titulares de SEPs obtengan regalías excesivas por parte de las empresas que usen la tecnología patentada debido a la amenaza que supondría una posible concesión de medidas cautelares. Sin embargo, a nuestro entender, el planteamiento de la Comisión ya estaba cubierto por la Sentencia del TJUE en el caso Huawei v ZTE, al establecer las condiciones bajo las cuales se podían conceder medidas cautelares, señalando que no debe ser así en aquellos casos en los que el potencial licenciante actúa de buena fe y con ánimo de concluir una licencia FRAND.
Y el segundo es que este procedimiento (obligatorio) que se llevaría a cabo en la EUIPO podría retrasar significativamente la posibilidad de accionar por infracción de patente, por tanto, permitiendo a aquellos que infringen las SEPs incurrir en comportamientos tipo hold-out, por ejemplo, retrasando la conclusión de una licencia FRAND mientras usan la tecnología patentada.
En nuestra opinión, si la Unión Europea pretende mantener su posición como uno de los líderes globales en innovación en el sector de las telecomunicaciones, y conseguir los objetivos de impulsar la innovación y el crecimiento económico, deberá implementar políticas que tengan como objetivo alcanzar un adecuado balance entre los intereses de ambas partes, es decir, los titulares de SEPs y aquellos que hacen uso de la tecnología patentada.
En cualquier caso, de momento se trata de una mera propuesta de Regulación que aún debe ser comentada y revisada por el Parlamento y el Consejo, por lo que aún no son descartables futuras modificaciones o incluso un completo desistimiento de la propuesta.