Hace ya algunos meses que se dictó el Auto del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2024 que resolvió dos cuestiones de competencia jurisdiccional. En este enlace se puede acceder a la resolución.
Los hechos del caso que motivaron la decisión del Tribunal Supremo fueron los siguientes:
- La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona 8/2024 de 15 de enero estimó la demanda de la compañía Teva y declaró nula la parte española de la patente europea EP 1 427 415 de Bristol-Myers Squibb (“BMS”) y su Certificado Complementario de Protección (“CCP”) sobre el principio activo apixaban. El apixaban es un importante medicamento del grupo de los anticoagulantes comercializado por BMS bajo la marca Eliquis®.
- Mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid de 12 de febrero de 2024, se concedieron medidas cautelares inaudita parte al amparo de la patente EP’415 y su CCP contra la compañía Sandoz. Esas medidas cautelares se extendieron mediante Auto del mismo Juzgado de 15 de febrero de 2024 contra las compañías Normon y Teva.
- Sin embargo, con carácter previo, el 9 de febrero de 2024, Teva había presentado un ‘escrito preventivo’ para evitar la concesión inaudita parte de una potencial solicitud de medidas cautelares, que se repartió al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.
El ‘escrito preventivo’ es la fórmula que adoptó el legislador para introducir en derecho español las conocidas ‘protective letters’ de origen alemán.
Los ‘escritos preventivos’ están regulados en el art. 132 de la Ley de Patentes, el cual establece que una vez presentado “El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente” y ese “titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquel que entienda realmente competente”.
La cuestión era si, de acuerdo con los hechos del caso, Teva podía ser demandada por infracción ante los Juzgados de Madrid o debía serlo ante a los Juzgados de la ciudad de Barcelona, al haber presentado, antes de la solicitud de medidas cautelares un escrito preventivo ante los Juzgados de Barcelona.
Pues bien, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de la competencia del Juzgado de Barcelona señalando que “el escrito preventivo, aunque no altera formalmente la competencia, condiciona de facto el fuero de presentación de las medidas cautelares, puesto que estas deben presentarse ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho). La única alternativa que se le ofrece al titular de la patente es justificar que aquel tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no es el competente. La notificación automática e imperativa del auto de admisión del escrito preventivo al titular de la patente con anterioridad a que presente su solicitud de medidas cautelares tiene la finalidad de fijar y apuntalar la competencia para conocer de las futuras medidas cautelares” (énfasis añadido).
El Tribunal Supremo no considera relevante el conocimiento de la existencia del ‘escrito preventivo’ por el titular de la patente, pues entiende que si el titular “hubiera tenido conocimiento de la existencia de los escritos preventivos por parte de Teva y de su admisión por el Juzgado de Barcelona […] debía justificar la falta de competencia del juzgado de Barcelona para apreciar su propia competencia. Y si ese conocimiento fuera posterior (siempre bajo el presupuesto de que los escritos preventivos eran anteriores), el juzgado de Madrid debía apreciar su falta de competencia y dejar sin efecto la extensión de las medidas cautelares” (énfasis añadido).
Con todo ello el Tribunal Supremo declaró que el Juzgado de Madrid carecía de competencia funcional para conocer de las medidas cautelares frente a Teva, lo que llevó a que dicho Juzgado las dejara sin efecto.
En otro orden de cosas, la decisión del Tribunal Supremo también se pronuncia sobre los efectos de una Sentencia no firme que declara la nulidad de una patente o de un CCP indicando que “mientras no sea firme, no impide que la titular de la patente pueda seguir ejercitando acciones de violación de su patente (y consiguientemente instar medidas cautelares inaudita parte) frente a otras entidades distintas de la demandante, que no sean parte [en el procedimiento de nulidad]” (énfasis añadido).
Como es de ver, sin duda, la decisión del Tribunal Supremo conllevará importantes replanteamientos en la estrategia procesal a seguir, tanto por parte de los titulares de derechos de patente como por parte de los potenciales demandados.
Por último, cabe señalar que la sentencia de primera instancia declarando la nulidad de la patente EP’415 y su CCP ha sido revocada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª) 755/2024 de 18 de julio, que considera válida la patente. Esta sentencia no es firme, ya que ha sido recurrida en casación.