En el marco del IP Action Plan, la Comisión europea afirmaba en su Comunicación “Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE” (COM/2020/760 final, 25 de noviembre 2020) que “La concesión de licencias de patentes esenciales para las normas es a menudo un ejercicio complicado y costoso tanto para los titulares de las patentes como para los ejecutores de las tecnologías. Dada la creciente importancia de las patentes esenciales para las normas (por ejemplo, hay más de 95 000 patentes únicas y solicitudes de patentes con arreglo a la norma 5G), es necesario un marco mucho más claro y previsible que incentive las negociaciones de buena fe en lugar de recurrir a litigios”. Añadía en este sentido como política a implementar en la UE que “es crucial un acceso más fácil y rápido al conocimiento, los datos y las tecnologías, incluidas las protegidas por la propiedad intelectual e industrial. Una economía resiliente, ecológica y competitiva necesita herramientas para facilitar el acceso a tecnologías críticas protegidas por la propiedad intelectual e industrial en tiempos de crisis, para facilitar las licencias de los derechos de autor y las patentes esenciales para las normas, y para promover el intercambio de datos”.
Sobre las patentes esenciales para estándares (Standard-Essential Patents o SEPs), que define como “patentes para tecnologías incorporadas a las normas”, concluye la Comisión que estas “desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la norma 5G y el internet de las cosas (IoT)” así como que “[l]a integración digital de objetos, dispositivos, sensores y artículos de uso cotidiano, con aplicaciones que van desde los automóviles conectados, la salud y la energía hasta las ciudades inteligentes, requiere soluciones interoperables basadas en estándares”. Se desprende de ello que “es esencial disponer de normas estables, eficientes y equitativas que regulen la concesión de licencias para las patentes esenciales para las SEP” y que “las orientaciones proporcionadas en la Comunicación sobre las SEP en 2017” (Comunicación Establecimiento del enfoque de la Unión con respecto a las patentes esenciales para normas, COM(2017) 712 final, 29 de noviembre de 2017) no parece ser suficiente para evitar litigios, en los que los titulares de patentes afirman que su SEP se ha infringido y la otra parte se queja de que el titular de la patente ha impuesto condiciones no equitativas en un acuerdo de licencia.
La Comisión concluye que a corto plazo propondrá “iniciativas impulsadas por la industria para reducir las fricciones y litigios entre los agentes de sectores específicos” y en un plazo mayor “estudiará la posibilidad de introducir reformas para seguir aclarando y mejorando el marco que rige la declaración y la concesión de licencias sobre patentes esenciales sobre SEPs, así como su aplicación” (como ejemplo se señala que se explorará la posible creación de un sistema independiente que controle la esencialidad de las SEP con vistas a mejorar la seguridad jurídica y reducir los costes en litigios). Para llevar a cabo estas reformas expone que se tendrá en cuenta la experiencia adquirida con las orientaciones proporcionadas en la Comunicación sobre las SEP de 2017 así como las discusiones mantenidas con los agentes económicos relevantes.
Estas conclusiones vienen soportadas por un exhaustivo estudio que la Comisión publicó a la vez que su IP Action Plan, Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents, elaborado en el año 2020 por diversos autores: Rudi Bekkers, Elena M. Tur and Emilio Raiteri (Universidad de Tecnología de Eindhoven), Joachim Henkel and Lisa Teubner (Universidad Técnica de Munich), Byeongwoo Kang (Institituto de Investigación de la Innovación, Universidad de Hitotsubashi), Wim Maas, Bram Nijhof (del bufete internacional de abogados TaylorWessing), Tommy van der Vorst, Menno Driesse (de la consultoría privada Dialogic innovation & interaction) y Arianna Martinelli (Universidad Sant’Anna, Pisa). Este estudio lo inició y financió la DG Grow en colaboración con el EC Joint Research Centre (JRC) y la DG CONNECT.
Beneficios de la evaluación de la esencialidad de acuerdo con el Estudio Piloto
Señala el Estudio Piloto que la valoración de la esencialidad puede presentar beneficios atractivos en una sociedad tan dependiente de desarrollos como el IoT, Industry 4.0 o los coches conectados:
- Estableciendo la exposición real a las SEP para un determinado producto (incluyendo el conocimiento sobre las SEP que poseen los titulares de patente)
- Facilitando unas negociaciones de licencias de SEP más fluidas y rápidas (reduciendo así los costes de transacción)
- Reduciendo la tensión jurídica y los litigios innecesarios y aumentando la seguridad jurídica
- Proporcionando datos valiosos en el contexto de los procedimientos de infracción
Por el contrario, concluyen los autores del Estudio Piloto, mantener un entorno opaco en un ámbito cada vez más complejo de integración tecnológica puede entrañar grandes riesgos.
El Estudio Piloto tiene como objetivo evaluar la viabilidad de un sistema que garantice un mejor control de la esencialidad de las SEP, tanto desde un punto de vista técnico (¿cómo llevarlo a cabo?) como institucional (¿qué instituciones podrían poner en marcha e implementar dicho sistema?).
El análisis se realizó desde diferentes enfoques: (a) estudios de casos, (b) una investigación específica sobre el potencial de los sistemas automatizados, (c) un estudio sobre el panorama de los SEP potenciales, (d) un experimento piloto y (e) un taller con actores implicados con 23 participantes.
Nos centraremos a continuación en algunos de las principales conclusiones del Estudio Piloto. En este análisis dejaremos de lado las conclusiones sobre la IA y otros enfoques automatizados, así como sobre la viabilidad técnica dado su componente eminentemente técnico, lo que se aparta de los conocimientos y expertise de quien suscribe.
A) Concepto y significado de esencialidad
Señala el Estudio Piloto que la determinación de la esencialidad constituye un proceso complejo pues no hay un grado de esencialidad tipo en el que apoyarse. Por otra parte, solo puede hablarse de esencialidad una vez el stándard se ha adoptado o fijado de forma definitiva y la patente se ha concedido.
La evaluación de la esencialidad debe basarse (a) en los elementos normativos del estándar únicamente y (b) en las reivindicaciones de la patente.
Por otra parte, señala el Estudio Piloto que se tendrá que diferenciar entre la validez, la observancia y el valor de una determinada patente. En cuanto a la infracción también, ya que dependerá de la implementación específica de una norma en un determinado dispositivo.
B) Estudios de casos
El Estudio Piloto señala también que las evaluaciones de esencialidad disponibles difieren mucho en cuanto a diseño, esfuerzos y calidad. Los autores destacan los siguientes aspectos de interés:
- La importancia de los mapas de reivindicaciones en las evaluaciones de esencialidad de alta calidad, tanto en lo que respecta a la calidad de los resultados como a la eficiencia de la evaluación.
- Los sistemas más sofisticados que existen para evaluar la esencialidad de forma independiente son los que ponen en marcha los consorcios de patentes
- En las evaluaciones de esencialidad a gran escala, las diferencias en la legislación nacional sobre patentes no presentan problemas sustanciales
- Existen diferencias sustanciales en los índices de esencialidad entre empresas y entre tecnologías
- Los estudios de evaluación comercial varían considerablemente en metodología y calidad
- No se establece un estatus legal formal de esencialidad en los mecanismos de evaluación existentes
- Como instrumentos en la evaluación de la esencialidad de las patentes suelen intervenir ingenieros técnicos, agentes de patentes y abogados de patentes en las herramientas de patentes (con un coste de entre 5.000 y 10.000 euros por patente).
C) Viabilidad institucional
Como hemos dicho, una de las grandes preocupaciones expresadas por la Comisión y que es objeto del estudio, es la viabilidad institucional de la evaluación de la esencialidad, para lo que se dibujan diferentes escenarios posibles. Los diferentes actores interesados comparten el hecho de que el sistema permite una mayor fluidez y rapidez en la negociación de licencias, lo que reduce los costes de transacción para las partes interesadas en adquirir una licencia.
Señalan los autores que sería aconsejable establecer un mecanismo con un enfoque abierto, para que pueda emplearse con cualquier estándar.
En relación con la esencialidad, el Estudio Piloto distingue cinco tipos de datos:
- ‘Datos del numerador’ (información sobre el portafolio de SEPs de un propietario de patentes específico para una norma específica)
- ‘Datos del denominador’ (información sobre las SEP que poseen de hecho todos los titulares de patentes relevantes para un específico estándar)
- ‘Resúmenes de cuadros validados de reivindicaciones’ (resúmenes de una página que relacionen las reivindicaciones de las patentes esenciales con las partes pertinentes de los documentos específicos de los estándares, considerando también las categorías de dispositivos y la prestación normativa opcional)
- ‘Resultados detallados de la evaluación’ (información extensa sobre las patentes consideradas esenciales y las que no lo son)
- ‘Datos sobre la titularidad actual’ (información sobre el titular actual de la patente en cuestión)
Según el estudio realizado, los autores identifican tres escenarios como los más prometedores:
- Un sistema en el que se evalúen sistemáticamente todas las patentes reveladas a las organizaciones de normalización (SDO) como potencialmente esenciales para un estándar determinado (aunque este escenario satisfaría muchos de los intereses expresados en lo que respecta a datos transparentes sobre la esencialidad, requeriría recursos muy importantes tanto en personas como en años)
- Un sistema en el que las evaluaciones se inicien a petición del titular de la patente, quien además proporcionaría cuadros de reivindicaciones que se utilizarían en el proceso (si bien este escenario puede generar datos abundantes sobre la esencialidad, incluidos los datos de titularidad y datos detallados que pueden ayudar a que las negociaciones de licencias de patentes sean más fáciles y rápidas, depende de la participación voluntaria de los titulares de las patentes, y no se generan datos respecto de las partes que no participan)
- Un sistema en el que se combinan los elementos clave de los dos escenarios anteriores, y las evaluaciones iniciadas a petición del titular de la patente se complementan con una evaluación de las patentes comunicadas a las SDOs (en lo que respecta al primer escenario, habría que añadir una cantidad de gastos generales a la evaluación realizada por encargo, y/o se necesitaría (pre)financiación para la parte de muestreo; en relación con el segundo escenario se estima que los recursos necesarios serían algo mayores)
Los autores del Estudio Piloto señalan que el apoyo efectivo a un diseño específico es incierto. También destacan el hecho de que muchos de los actores implicados abrazan el principio de que ‘todos los beneficiados deben pagar’ y que incluso cuando un sistema de transparencia conlleva un beneficio público, sería conveniente que el sistema se autofinanciara.
Recomendaciones del Estudio Piloto
Entre las recomendaciones de los autores del Estudio Piloto, destacamos las siguientes:
- Es recomendable desarrollar y aplicar un sistema de evaluación de la esencialidad
- Es importante la participación de todas las partes interesadas en todo el proceso, ya que la aceptación por parte de éstas es un factor clave para el éxito
- Deben considerarse los tres escenarios que se han identificado como más prometedores
- Debería tomarse en consideración los distintos modelos de negocio y de concesión de licencias de los titulares de las SEP y debería reconocerse la situación específica de las PYME
- También sería importante esforzarse por conseguir un sistema de autofinanciación para las evaluaciones de esencialidad
- La Comisión Europea debería organizar un pequeño organismo de supervisión para diseñar y definir los procedimientos, supervisar el sistema, armonizarlo internacionalmente con las diferentes regiones/países afectados y asumir la responsabilidad general de su calidad y ejecución.
Aparte de lo anterior, los autores del Estudio Piloto recomiendan que todas las partes interesadas (titulares de patentes, implementadores, oficinas de patentes, consorcios de patentes y SDO) consideren su papel en la implementación de un sistema para la evaluación de la esencialidad y cómo puede beneficiarles, y pueden contribuir a apoyarlo o facilitarlo.
Estudio de casos judiciales
El Estudio Piloto identificó hasta 20 casos judiciales y resoluciones de organismos de competencia que implicaban la determinación de la esencialidad de las patentes en el contexto de las normas técnicas y finalmente se centró en 3 de esos asuntos. Es interesante señalar los hechos más destacados de estos casos que a continuación exponemos:
- Unwired Planet v Huawei, [2017] EWHC 711 (Pat) Caso nº: HP-2014-000005 (High Court of Justice, Canchery Division, Tribunal de Patentes, 5 de abril de 2017).
Unwired Planet hizo valer seis de sus patentes contra Huawei, Samsung y Google. 5 de estas patentes fueron alegadas como SEP. 2 se consideraron válidas y esenciales y 2 inválidas.
Se identificó un conjunto de 18.938 familias de patentes potencialmente esenciales y de ellas se seleccionaron 11.384 que incluían al menos una patente emitida y no caducada (1.525 para el estándar GSM, 5.158 para el estándar UMTS y 7.077 para el estándar LTE).
Una de las críticas resultantes de ese caso es la sobreestimación de las patentes esenciales, debido al planteamiento de los expertos de los titulares de patentes de que, en caso de duda, una patente se consideraba esencial, lo que llevó al Tribunal a recoger, bajo sus propios cálculos, un número a medio camino de los resultados de los diferentes análisis utilizados por las partes.
- TCL v Ericsson, (2017) 8:14-CV-00341 JVS-DFMx (United States District Court, Distrito Central de California, 22 de diciembre de 2017).
TCL, un gran fabricante de teléfonos móviles fue demandado por Ericsson en varias jurisdicciones por infracción de patentes y TCL presentó a su vez una demanda contra Ericsson en los Estados Unidos por no haber ofrecido condiciones FRAND, enfocando el caso en el cálculo de la licencia FRAND para el portafolio de Ericsson.
Se seleccionaron 7.106 familias de patentes como familias activas publicadas en inglés y potencialmente esenciales para los equipos de los usuarios. Se dividieron en 2G, 3G y 4G y de 235 de las familias de patentes que Ericsson afirmaba que eran esenciales para 2G, 3G y 4G, 192 cuadros de reivindicaciones que se habían proporcionado por la empresa y estos fueron los seleccionados para la evaluación de la esencialidad por los expertos de TCL.
El tribunal criticó que los expertos que realizaron la evaluación de la esencialidad no hubieran leído toda la memoria descriptiva de la patente y, en consecuencia, probablemente se habían incluido demasiadas familias de patentes.
- Innovatio (2013). In re Innovatio IP Ventures, MDL Docket No. 2303 Caso No. 11 C 9308 (Northern District Court of Illinois, Eastern Division, 27 de septiembre de 2021)
Innovatio demandó a una amplia variedad de usuarios que aplicaban el estándar Wi-Fi por violación de 23 de sus patentes. Varios fabricantes de dispositivos pidieron que se declarara que sus productos no infringían las patentes de Innovatio, quien a su vez acusó a los fabricantes.
Se invocaron 444 reivindicaciones de patentes. Los demandados alegaron que eran esenciales y que por tanto estaban cubiertos por una obligación FRAND. El titular de la patente alegó que sólo 276 de esas reivindicaciones de patentes eran esenciales y el resto no, lo que le permitía solicitar, por ejemplo, un royalty más elevado.
El tribunal, que realizó su propio análisis de esencialidad al tener que pronunciarse sobre si todas y cada una de las reivindicaciones de las patentes eran esenciales o no, dictaminó que la carga de la prueba debía recaer en los demandados, por lo que sus análisis estaban sujetos a un mayor escrutinio.
Conclusiones
Aunque se trata de un análisis sobre una propuesta que se halla en un estadio muy primario y condicionado por el encargo realizado por la Comisión Europea para analizar la posibilidad de determinar un sistema eficaz de evaluación de la esencialidad, el Estudio Piloto tiene la virtud de profundizar en los elementos que hacen que este proceso sea complejo. También analiza los diferentes intereses en juego y las dificultades inherentes a dicha evaluación, destacando el análisis del concepto y significado de la esencialidad así como los aspectos prácticos de interés en este proceso.
Es por ello que la difusión y análisis del Estudio Piloto resulta de interés general, así como los criterios que se sugiere que deberían tenerse en cuenta a la hora de implementar un eventual sistema de evaluación de la esencialidad. En cualquier caso, de todo ello resulta la dificultad práctica de implementarlo, dado el elevado coste que implica adoptar un sistema que confiera un grado de certeza y exhaustividad en el análisis de las patentes esenciales para estándares. Y aún cuando se alcanzara un alto grado de seguridad, ello no implica ni la validez ni la no infracción de las patentes analizadas en cualquier caso.