El 9 de febrero de 2023 el Tribunal Supremo confirmó una Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª, especializada en materia de propiedad intelectual) que confirmaba la nulidad de una patente limitada en el procedimiento judicial y declaraba no válida otra limitación solicitada por el titular fuera de él. La sentencia del Tribunal Supremo puede consultarse aquí. Un resumen del caso en segunda instancia está disponible aquí.
Antecedentes
Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co (en adelante “BI“) era titular de la patente europea EP 1.379.220 (en adelante “EP’220“) validada en España como ES 2.236.590 (en adelante “ES’590″). La patente, relativa a cápsulas de inhalación con el principio activo tiotropio, fue publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante “OEPM”) el 16 de julio de 2005 con 16 reivindicaciones.
En marzo de 2012, Laboratorios Liconsa, S.A. (en adelante “LICONSA“) presentó una demanda de nulidad solicitando la declaración de nulidad de dicha patente por falta de novedad y actividad inventiva.
Con el escrito de contestación, BI también presentó una demanda reconvencional solicitando la limitación de las reivindicaciones de la patente ES’590 de conformidad con el art. 138.3 del Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, “CPE”). Por consiguiente, la patente así limitada debía constituir la base del procedimiento judicial.
Posteriormente, LICONSA alegó que la patente, tal y como estaba limitada, era nula de pleno derecho por adición de materia y falta de actividad inventiva.
En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona dio la razón a LICONSA y declaró la nulidad de la patente (limitada) por adición de materia y falta de actividad inventiva. BI recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona y LICONSA se opuso a dicho recurso.
Sin embargo, en el curso del recurso, BI presentó un escrito informando al Tribunal de que había limitado (de nuevo) la patente, pero esta vez a espaldas del procedimiento judicial, es decir, ante la OEPM. Lo hizo amparándose en una disposición contenida en la Ley de Patentes de 2015, que había entrado en vigor recientemente. En consecuencia, según BI, el procedimiento debía finalizar por carencia sobrevenida de objeto.
LICONSA formuló oposición a la terminación del procedimiento alegando sustancialmente que tal limitación no era válida porque BI no había pedido permiso al Tribunal para ello, como también prevé la Ley de Patentes de 2015 para el caso de que ya esté en curso un procedimiento de nulidad. En consecuencia, solicitó al Tribunal que continuara con el procedimiento y ordenara la cancelación registral de la patente, lo que debería afectar tanto al texto objeto del procedimiento judicial como al texto limitado por la OEPM.
El asunto era tan insólito que la Audiencia Provincial de Barcelona acordó celebrar una vista para escuchar los argumentos de las partes.
Posteriormente, el Tribunal, mediante un Auto, dictaminó que el procedimiento judicial debía continuar porque BI no había pedido permiso al Tribunal para solicitar una limitación de la patente al margen del procedimiento. En opinión del Tribunal, estaba claro que la antigua Ley de Patentes de 1986 (invocada por BI para argumentar que no necesitaba permiso del Tribunal para solicitar la limitación) no era aplicable a esta situación de hecho.
En palabras del Tribunal “La autorización del tribunal asegura un mínimo de coordinación entre el proceso judicial de nulidad y el procedimiento administrativo ante la OEPM, y garantiza aquello que tanto la Ley de Patentes (artículos 103.4º y 120.4º) como el CPE (artículo 138.3º) persiguen: que la patente limitada integre el objeto procesal y sirva de base al procedimiento. Por el contrario, la limitación de la patente ante la OEPM no puede convertirse en un instrumento que vacíe de contenido al proceso judicial, tal y como resulta de la justificación de la enmienda al artículo 105 de la LP, oportunamente citada por el letrado de LICONSA en la vista. De ahí que la autorización sólo esté justificada en la medida que el procedimiento judicial se encuentre en una fase tal que pueda modificar su objeto preservando los derechos de los litigantes“.
En la Sentencia posterior, la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó que la limitación fuera del procedimiento no era válida y confirmó la nulidad de la patente ES’590 como había sido limitada dentro del procedimiento, por materia añadida y falta de actividad inventiva. En consecuencia, el Tribunal ordenó la cancelación registral de la patente objeto del procedimiento y de la patente limitada en la OEPM.
BI recurrió entonces la Sentencia ante el Tribunal Supremo por tres motivos:
- Infracción de las normas sobre competencia, ya que cualquier impugnación de la validez de la patente limitada en la OEPM debería haberse realizado ante la jurisdicción contencioso-administrativa (primer recurso extraordinario por infracción procesal).
- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho de defensa), al haber ordenado la Audiencia Provincial de Barcelona la anulación de la patente limitada sin haber sido previamente objeto de un procedimiento judicial y de una sentencia sobre el fondo (segundo recurso extraordinario por infracción procesal).
- Infracción de la Ley de Patentes de 2015, en particular, de las disposiciones relativas a la posibilidad de solicitar la limitación de la patente ante la OEPM (recurso de casación).
Cabe hacer notar que el recurso ante el Tribunal Supremo en España es excepcional y está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos. En opinión de LICONSA, tales requisitos no se cumplían y por ello se opuso a su admisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó tales objeciones y decidió tramitar el caso.
La decisión del Tribunal Supremo
En cualquier caso, el Tribunal Supremo desestimó los tres motivos del recurso de BI.
Sobre la supuesta infracción de las normas de competencia (primer recurso extraordinario por infracción procesal) dictaminó que la Audiencia Provincial de Barcelona era competente para confirmar la nulidad de la patente ES’590 en el texto objeto del procedimiento judicial y ordenar la cancelación de dicho texto y del texto limitado en la OEPM. También acertó la Audiencia Provincial de Barcelona al concluir que BI debió solicitar el permiso del Juzgado para solicitar una limitación al margen del procedimiento y, por tanto, cualquier limitación realizada al margen del mismo sin dicho permiso era nula. Todo lo anterior era algo que entraba dentro de las competencias del tribunal de apelación y el hecho de que el texto limitado no fuera cuestionado ante la jurisdicción contencioso-administrativa no cambiaba esta conclusión.
Sobre la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (segundo recurso extraordinario por infracción procesal) el Tribunal Supremo dictamina que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona no causa indefensión a BI porque la anulación de la patente en ambas versiones es consecuencia de estimar una demanda de nulidad contra su patente. Además, da respuesta (negativa) a su propia petición de que se reconozca la eficacia de la patente limitada en la OEPM y se ponga fin al procedimiento judicial.
Sobre la supuesta infracción de la Ley de Patentes de 2015 (recurso de casación) el Tribunal Supremo confirma que es plenamente aplicable al caso el precepto que obliga al titular de la patente a solicitar la autorización del Tribunal para solicitar la limitación ante la OEPM.
Dicha disposición establece que cuando el procedimiento judicial sobre la validez de la patente “esté pendiente” la solicitud de limitación ante la OEPM deberá ser autorizada por el tribunal. El fundamento subyacente es evitar cualquier contradicción entre la decisión judicial y la administrativa. Por tanto, una vez en curso el procedimiento judicial, cualquier limitación deberá ser autorizada por el propio Tribunal o efectuada por la OEPM pero con su consentimiento.
Esta conclusión también es acorde con las normas transitorias previstas en la Ley de Patentes de 2015 porque permite hacer uso de la nueva facultad de solicitar la limitación ante la OEPM aunque el procedimiento judicial se haya iniciado cuando estaba en vigor la Ley de Patentes de 1986. No obstante, si el titular de la patente quiere hacer uso de dicha facultad deberá necesariamente pedir permiso al tribunal; ya que dicho permiso es inseparable y está vinculado a la facultad.
Por último, el Tribunal Supremo menciona que, en este tipo de casos, los titulares de patentes deben acompañar siempre la preceptiva autorización judicial a la solicitud de limitación ante la OEPM. La ausencia de dicha autorización deja sin efecto cualquier decisión de la OEPM aceptando una limitación.