En esta breve nota nos referimos al Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15ª) 59/2022 de 22 de abril por el que se confirmó el Auto de primera instancia del Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona desestimando unas medidas cautelares en relación con el producto sorafenib. A pesar de que el Auto es de 22 de abril, todavía no se ha publicado en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), por lo que pensamos que puede seguir siendo de interés general realizar algunos comentarios respecto de su contenido.
El Auto tuvo por objeto una solicitud de medidas cautelares interpuesta al amparo de la reivindicación nº 12 de la patente europea EP 2 305 255. El objeto de dicha reivindicación es el siguiente: “12. Un compuesto de aril-urea, que es una sal de tosilato de N-(4-cloro-3-(trifluorometil) fenil-N ‘-(4-2(N-metilcarbomil)-4-piridil oxi) fenil) urea”.
En resumen, el Auto consideró que de la prueba practicada “resultan indicios suficientes relativos a la probabilidad de nulidad por falta de actividad inventiva de la R12 de la patente”. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal realiza un análisis de la prueba practicada, en particular, de los informes técnicos de las partes, del estado de la técnica y del conocimiento general común del experto en la materia.
En todo caso, lo que nos parece de interés comentar aquí es el tratamiento que realiza la resolución del análisis de la validez de la patente, en particular, del requisito de actividad inventiva, en sede de medidas cautelares.
El Tribunal reconoce que el análisis de las pretensiones en sede de medidas cautelares debe ser “provisional e indiciario”. Ahora bien, recuerda que esto no significa que no pueda analizarse la validez de la patente en sede de medidas cautelares, con el pretexto de que esté vedado al juez de las medidas cautelares analizar el fondo del asunto, pues advierte que es la única manera de formarse un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión de la actora (fumus boni iuris).
En este sentido, el Tribunal recuerda que, en todo caso, este juicio, que tiene por objeto la validez de la patente, no tiene carácter definitivo, sino provisional, por dos razones: no termina con la controversia, sino que solo determina si se pueden adoptar unas medidas cautelares; y se realiza con una posible restricción de elementos probatorios. Por ello, no deja cerrada la cuestión ni vincula al juez a analizar en el procedimiento ordinario las mismas cuestiones.
El Tribunal indica, que “[l]a actora tiene un título en vigor que le otorga una presunción de validez”, pero ello no impide que “la existencia de evidencias contundentes de nulidad del título también deben ser valoradas y pueden conducir a la desestimación de las medidas, sin perjuicio del análisis y de la prueba que se practique en el plenario”.
Es claro, por tanto, en primer lugar, que el Tribunal indica que la presunción admite prueba en contrario y que esta prueba en contrario, también en sede de medidas cautelares, puede venir referida a la nulidad de la patente.
Sin embargo, en segundo lugar, quizás cabría añadir lo que no dice el Tribunal: que la presunción de validez, como eventual presunción judicial, que no legal, pues no viene reconocida por ningún texto legal en materia de patentes, no debe limitar la prueba en contrario, exclusivamente, a la nulidad del título, sino también al hecho base de la presunción o, incluso, al nexo causal entre el hecho base y la afirmación presumida, la validez de la patente.
Lo que decimos es que puede haber razones adicionales para destruir la supuesta presunción, distintas a la prueba en contrario destinada a probar la nulidad de la patente. A modo de ejemplo, si el actor basa su presunción en la concesión con examen previo de su patente, el demandado debiera poder, también, practicar prueba sobre eventuales errores que puedan haberse cometido al conceder la patente de acuerdo con su expediente de tramitación y destruir así la referida presunción (resoluciones contradictorias de la OEP, omisiones sobre el estado de la técnica, experimentos mal presentados por el solicitante, mal valorados, etc.).
Así resulta indiscutiblemente de los artículos 385.2 y 386.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a las presunciones, que permite, incluso para las presunciones legales, que el afectado pueda oponerse probando tanto el hecho contrario (la nulidad), como la inexistencia, en el caso concreto, de nexo lógico bastante entre la concesión y la presunción de su validez.
A partir de aquí, las preguntas son varias: el alcance de la prueba en contrario que asuma la parte demandada; el alcance de la carga de la prueba que deba asumir el titular; y cuál debiera ser la parte perjudicada si, una vez practicada la prueba en medidas cautelares, existen dudas sobre la validez de la patente o, lo que viene a ser lo mismo, si existen dudas sobre la concesión de las medidas cautelares.
Sin duda el debate da para mucho más que este pequeño comentario.