Los abogados solemos utilizar esta expresión cuando nos enfrentamos ante una situación en la que resulta prácticamente imposible acreditar un hecho o una intención. Sin embargo, esto no constituye un impedimento para la defensa, ya que nuestro sistema jurídico proporciona mecanismos que permiten solventar este problema. Un buen ejemplo, son las presunciones judiciales previstas en el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Recurrir al uso de las presunciones resultó ser muy eficaz para acreditar la intencionalidad en un litigio de marcas, en el que la parte demandada se enfrentaba al hecho de acreditar que no había infringido el derecho de exclusiva de la actora, titular de las marcas registradas, sino que además, debía demostrar que la actora había solicitado el registro de sus marcas actuando de mala fe.
El litigio fue resuelto por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, en la Sentencia nº 221/2019, de 11 de junio, aplicando los requisitos emanados de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), expuestos en el asunto C-529/07, que exigen al órgano judicial nacional realizar un análisis de todos los factores pertinentes propios de caso en el momento en que se realiza la solicitud del registro de un signo como marca y, concretamente: (i) el hecho de que el solicitante sabe o debe saber, que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el sigo que se pretende registrar; (ii) la intención del solicitante de impedir al tercero que continúe utilizando el signo; y (iii) el grado de protección del que goza el signo el tercero y del signo que se solicita (párrafos 37, 38 y 53).
En nuestro caso el reto principal consistía en acreditar la primera premisa: el conocimiento previo del solicitante del uso del signo por un tercero. Porque se trataba de un vocablo acuñado para una campaña publicitaria que se difundió con posterioridad a la solicitud del registro de las marcas. Por lo tanto, era preciso demostrar que, de alguna forma, el solicitante del registro tuvo conocimiento de la preparación de la campaña publicitaria antes de su difusión y aprovechó esta información para solicitar el registro de marcas denominativas con el nombre del producto que se publicitaba: “Bocapincho / Bocapintxo”.
En su razonamiento el Magistrado tuvo en consideración todos los factores pertinentes y, en particular, los hechos acreditados con las pruebas aportadas:
- La creación y desarrollo de la campaña publicitaria de la demandada, previa al registro de las marcas litigiosas que utilizaron el mismo vocablo.
- La posibilidad de que la actora solicitante de las marcas, obtuviera la información por dos distintas vías: (i) por parte de un trabajador de la demandada que empezó a trabajar con la actora un día antes de la solicitud de las marcas; o (ii) a través de uno de los franquiciados de la actora, que también es franquiciado de la demandada, ya que recibió toda la información relativa a la campaña publicitaria días antes de la divulgación de la misma.
- La identidad del término utilizado en la campaña publicitaria con el mismo vocablo registrado como marca.
- La actitud de la actora, quién una vez realizado el registro de las marcas, envió diversos requerimientos a la demandada solicitando el cese del uso del signo registrado y del hecho de que no aportó prueba del uso del signo registrado.
Si bien, el conocimiento previo suponía todo un reto ya que no contábamos con una prueba indubitada, fue posible establecer una presunción uniendo los hechos acreditados y poniéndolos en relación con los tres requisitos que según la Jurisprudencia del TJUE, acreditan la existencia de la mala fe. Es importante añadir que la demandada acreditó todos los requisitos, tanto la intención impeditiva del solicitante, como la protección del signo por el derecho de autor, aunque la Sentencia no contiene un pronunciamiento expreso, esta circunstancia fue alegada como una de las causas previstas en la Ley de Marcas, que se oponen al registro de un signo cuando se acredita la existencia de un derecho anterior.
La Sentencia de primera instancia ha sido apelada, así que aun debemos esperar el pronunciamiento de la Audiencia de Barcelona.
Trabajar en este asunto ha sido enriquecedor y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del razonamiento, ya que nuestro trabajo no sólo consiste en aportar pruebas o citar sentencias, sino en hilvanar un argumento lógico y fundado.
Carmenchu Buganza