En fecha 21 de diciembre de 2018 se aprobó el Real Decreto-Ley 23/2018 por medio del cual se transpone la Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a marcas y por ende se modifica parcialmente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Dicha reforma entró en vigor el día 14 de enero de 2019.
Las modificaciones más significativas son las que a continuación se exponen:
1. Supresión del requisito de representación gráfica
La primera de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley es la supresión del requisito de representación gráfica para definir el concepto de marca. A partir de ahora únicamente se exigirá por parte del examinador que el signo pueda ser representado en el Registro de Marcas.
Los signos podrán representarse de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
La representación de los signos distintivos podrá realizarse por cualquier medio, es decir, podrán ser marcas por ejemplo aquellos signos que sean de movimiento, sonoras, multimedia u hologramas, entre otras.
2. Limitaciones al registro de marca
La segunda de las modificaciones introducidas por el legislador es en relación a las limitaciones de registro de las marcas, ampliándose el catálogo de prohibiciones absolutas regulado en el artículo 5 de la ley de marcas.
Se sistematizan por el legislador las prohibiciones absolutas en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y las denominaciones de obtenciones vegetales, remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional para evitar errores de interpretación.
3. Supresión del concepto de notoriedad
Hasta la aprobación del mencionado Real Decreto-Ley, las marcas que gozaban de una protección reforzada dependiendo del público destinatario se clasificaban en España como: (i) marcas notorias (todas aquellas marcas conocidas dentro de un sector específico) (ii) o marcas renombradas (todas aquellas marcas conocidas por el público).
Sin embargo, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la del renombre, extendiéndose dicha protección también a los nombres comerciales.
4. Legitimación de los licenciatarios
Es objeto de regulación especial la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de infracción de marca.
Se establece el principio general de que el licenciatario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia, sin embargo el licenciatario exclusivo estará facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, éste no hubiera iniciado la acción.
5. Prueba de uso en procedimientos de oposición
Una de las principales novedades introducidas en la ley de marcas es la posibilidad de que en un procedimiento de oposición el solicitante que reciba una oposición pueda solicitar al oponente prueba de uso de la marca anterior o, en su caso prueba de que han existido causas justificativas para su falta de uso.
A esta novedad se le añade el requisito adicional de que el solicitante únicamente puede hacer valer este derecho cuando en la fecha de presentación o prioridad de la marca posterior, la marca anterior lleve registrada al menos cinco años.
Sin embargo, esta es una de las modificaciones que no se harán efectivas hasta que entre en vigor el desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley.
6. Procedimientos de nulidad y caducidad
Otra de las principales novedades de carácter sustancial que se incorpora en la ley de marcas es en relación con la competencia de los procedimientos de nulidad y caducidad por vía directa.
La nueva ley de marcas otorga la competencia de tramitación y resolución de los procedimientos de nulidad y caducidad por vía directa de una marca a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), pasando así a resolverse en vía administrativa. Correspondiendo todavía a la jurisdicción civil la competencia cuando esta se solicite por vía de reconvención en un procedimiento judicial.
No obstante, dado que la OEPM debe dotarse de una estructura y de mecanismos necesarios a fin de poder asumir esta nueva competencia, así como de capacitar a su personal para cumplir con nueva función, el Real Decreto-Ley ya prevé que dicha modificación no entre en vigor hasta el 14 de enero de 2023.
Hasta que la OEPM adquiera la competencia para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en dicha ley, seguirá siendo competente la jurisdicción civil para conocer de tales procedimientos.
7. Lucha contra la piratería
Otro aspecto importante de la nueva normativa es el refuerzo de la protección del titular de la marca ante los actos de piratería, ya que la nueva ley crea la posibilidad de prohibir que se introduzcan mercancías con marcas idénticas o similares a otras existentes que no posean autorización para ello, sin que sea necesario demostrar la eventual comercialización de estas mercancías.
Aunque ya se incorporó por el legislador español en sus disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, gran parte de las normas que ahora impone la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, concretamente en los ámbitos de la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales, con estas nuevas modificaciones el legislador pretende armonizar aún más la normativa española a la citada Directiva, simplificar y agilizar procedimientos en beneficio de los interesados todo ello con la finalidad de permitir un correcto funcionamiento del mercado interior en la Unión Europea.